IE-rechten in joint venture overeenkomsten

Wanneer het de bedoeling van partijen is om (bepaalde) intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de JV, of de JV een exclusieve licentie te geven voor het gebruik daarvan, dan moet dit veelal schriftelijk worden vastgelegd. Voor veel soorten intellectuele eigendomsrechten, zoals onder meer merkrechten of auteursrechten, geldt namelijk het schriftelijkheidsvereiste. Daarnaast gelden er voor de diverse intellectuele eigendomsrechten vaak eigen wettelijke regels die bovendien nog wel eens per land kunnen verschillen.  

Veel voorkomende intellectuele eigendomsrechten in joint venture overeenkomsten zijn: 

• Octrooirechten: deze zijn relevant bij nieuwe, technische uitvindingen (bij octrooien is registratie vereist); 
• Handelsnaamrechten: deze zijn relevant voor de naam waaronder de JV zal opereren (gebruik van de naam is een vereiste); 
• Merkrechten: deze zijn voor bijvoorbeeld namen of logo’s die het product of de dienst onderscheiden van de concurrentie (registratie van het merk en onderscheidend vermogen zijn de voornaamste vereisten); 
• Auteursrechten: deze zijn relevant bijvoorbeeld wanneer het gaat om ‘werken’ zoals software(broncode), ontwerpen en productvormgeving (het werk dient een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen);   
• Modelrechten: deze zijn relevant bij nieuwe ontwerpen, designs en andere uiterlijke vormgevingselementen (doorgaans is de registratie een vereiste en daarnaast de nieuwheid en het eigen karakter daarvan) 
• Databankenrecht: dit is relevant in het geval van een verzameling gegevens waarin substantieel is geïnvesteerd.  

Andere relevante (eigendoms)rechten in joint venture overeenkomsten kunnen zijn: 

• Domeinnamen: die doorgaans worden ondervangen door het merk- en/of handelsnaamrecht; en 
• (technische) knowhow en bedrijfsgeheimen: welke niet worden beschouwd als afzonderlijk intellectueel eigendomsrecht, maar inmiddels wel een zelfstandige rechtsgrondslag hebben in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Meer over de Wbb kun je teruglezen in onze eerdere blog.  

Bij het opstellen van een joint-venture overeenkomst is van belang om inzichtelijk te hebben welke IE-rechten voor de JV van belang gaan zijn. Worden deze IE-rechten (deels) ingebracht door een JV-partner of dienen ze te worden ontwikkeld in het kader van de samenwerking waarbij de JV uiteindelijk rechthebbende zal zijn? 

Licentie of overdracht?

Veelal worden intellectuele eigendomsrechten en bepaalde (technische) knowhow ‘ingebracht’ in de JV. De bedoeling is dan doorgaans om deze rechten over te dragen aan de JV. Dit getuigt van een sterk vertrouwen in de JV en de JV-partners. Dit geldt te meer wanneer de inbrengende partner geen meerderheid van zeggenschap in de JV bezit. De inbrengende JV-partner dient zich dan ook bewust te zijn van de risico’s die hiermee samenhangen. Immers, wanneer intellectuele eigendomsrechten eenmaal (schriftelijk) zijn overgedragen aan de JV, dan bepaalt de JV wat er verder in de toekomst met deze IE-rechten gebeurt. Een overdracht is in beginsel onomkeerbaar aangezien de mogelijkheid tot ontbinding en/of vernietiging van de overeenkomst tot overdracht veelal contractueel wordt uitgesloten. Indien de inbrengende JV-partner geen meerderheid heeft in de JV, verliest hij dus in feite ook de zeggenschap over deze IE-rechten.  

Teneinde deze risico’s te beperken, heeft een (exclusieve) licentie de voorkeur boven een algehele overdracht van IE-rechten en eventueel knowhow.

Hiermee wordt immers enkel een beperkt/tijdelijk recht op het gebruik van de IE-rechten en eventuele knowhow verstrekt. De licentie kan vervolgens automatisch komen te vervallen op het moment dat de JV-overeenkomst wordt beëindigd, de inbrengende partner uitstapt, of bepaalde milestones niet worden behaald. Met een licentie bestaat er geen risico op verlies van de IE-rechten en knowhow. Een licentie (gebruiksrecht) biedt derhalve meer zekerheid en flexibiliteit. 

Een ander alternatief voor risicobeperking zou een ‘retro-overdracht’ (of grant back) kunnen zijn. Deze kan worden bedongen in geval van beëindiging van de JV, de exit van de inbrengende partner, of het niet halen van bepaalde contractuele milestones. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan vallen de eerder ingebrachte rechten weer terug aan de desbetreffende (ex-) joint venture-partner en zou de JV daarvoor in de plaats bijvoorbeeld een beperkt gebruiksrecht kunnen krijgen van de voormalig joint venture-partner.  

Conclusie: begin bij het einde van de JV!

Het klinkt misschien raar, maar kort samengevat komt het bovenstaande erop neer dat bij aanvang van de samenwerking al moet worden nagedacht over het mogelijk eindigen daarvan. Het merendeel van de IE-gerelateerde procedures die ik in mijn praktijk tegenkom, zijn direct of indirect het gevolg van een initieel enthousiast ingestoken samenwerking die achteraf toch minder rooskleurig bleek te zijn. 

Juist als de sfeer tussen de aanstaande samenwerkingspartners goed is, is het makkelijker om na te denken over de eventuele gevolgen bij een einde van de samenwerking. Dit dwingt de partijen ook om kritisch te kijken naar de business case van de JV: wat is nodig om doelen te bereiken, welke voorzienbare afhankelijkheden en risico’s zijn er en hoe kan daarmee worden omgegaan?  

Kortom, denk bij het opstellen van de JV overeenkomst al na over een potentiele exit!

Heeft u ook een vraag over intellectuele eigendomsrechten, neem contact op met Chantal Bakermans van Penrose.  

Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.

Anderen zochten ook naar: