Due Diligence en IE-rechten

Intellectuele eigendomsrechten vormen veelal de ‘kroonjuwelen’ van de onderneming. Een onderzoek naar de aanwezigheid en reikwijdte van de IE-rechten is dan ook een van de onderdelen van het due diligence onderzoek. Vragen die hierbij van belang zijn, zijn onder meer:

– gaat het om zelfstandig ontwikkelde IE dat verkoper rechtmatig toekomt?

– zijn er (exclusieve) licenties van derden en bevatten deze een ‘change of control’ bepaling?

– zijn er geen (lopende) claims of opposities ten aanzien van de IE?

– rusten er geen beperkte rechten (zoals een pandrecht) op de IE?

IE bij een aandelentransactie

Bij een overname wordt onderscheid gemaakt tussen een aandelentransactie en een activa/passiva transactie. Bij een aandelentransactie worden alleen de aandelen van de verkoper in de te verkopen vennootschap (target) overgedragen aan de koper en zal de koper dus de nieuwe aandeelhouder van de target worden. De door de target gedreven onderneming blijft in feite ongewijzigd in stand en een dergelijke transactie heeft dan ook geen invloed op eventuele licentieovereenkomsten. Dit is anders indien de licentieovereenkomst een “change of control” bepaling bevat waarbij een aandelenoverdracht de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tot gevolg heeft, tenzij de licentiegever toestemming geeft voor de wijziging.

IE bij een activa/passiva transactie

Bij een activa/passiva transactie worden bepaalde onderdelen en/of activiteiten van de onderneming van de target overgedragen aan de koper. Voor roerende zaken (zoals de inventaris, het wagenpark of voorraden) levert een dergelijke overname weinig complicaties op. Dat kan anders liggen indien er ook licentieovereenkomsten worden overgenomen. In dat geval is namelijk doorgaans ook de medewerking van de licentiegever vereist. Lees meer over fusies en bedrijfsovernames.

Een goede controle van de aanwezige IE-rechten en daarmee samenhangende (licentie)overeenkomsten is dan ook essentieel om een goed beeld te kunnen krijgen van de waarde en (exploitatie)mogelijkheden van de te verkopen of over te nemen onderneming. Eventuele contractuele beperkingen in geval van een overname kunnen doorgaans worden opgelost met het verkrijgen toestemming van de licentiegever. In dat geval moet door de verkopende entiteit wel worden gegarandeerd – dan wel ervoor worden ingestaan – dat de licentiegever die toestemming zal verlenen.

Advocaat IE recht bij fusies en overnames

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken IE-recht advocaten gespecialiseerd in (her)structurering bij o.a. fusies en overnames. Zij denken met je mee en beantwoorden graag jouw vragen. De contactgegevens van onze IE advocaat vind je hier.