De ex parte voorziening als verdienmodel onder Duits recht

Wat speelt er?

In toenemende mate ontvangen ondernemers — met name in de modebranche, maar ook daarbuiten — sommatiebrieven van (veelal Duitse) merkhouders die beweren dat inbreuk wordt gemaakt op hun merkrecht. Tot zover niets bijzonders: de merkenrechtelijke handhaving is een legitiem instrument, en de merkhouders in kwestie hebben in deze gevallen ook geldige merkrechten in Duitsland en/of de Europese Unie.

Wat de situatie evenwel compliceert, zijn echter de vervolgstappen die naar Duits recht een verdienmodel lijken te gaan vormen.

In Nederland is het gebruikelijk om na ontvangst van een sommatiebrief schriftelijk te reageren op de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Veelal gebeurt dat bij monde van een intellectueel eigendomsrecht advocaat. Er volgt een uitwisseling van juridische standpunten door de merkhouder, respectievelijk inbreukmaker, en doorgaans komt men tot een minnelijke regeling. Zo niet, dat kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd.

Bij een evidente, flagrante inbreuk met duidelijke schade zal de IE-rechthebbende niet willen wachten op een (vertragend) proces van over en weer corresponderen. Voor die situaties heeft de IE-rechthebbende een extra troef: de ex parte voorziening.

De ex parte-voorziening: een procedure zonder wederhoor

Wat houdt een ex parte voorziening in? Dit is een snelle, eenzijdige gerechtelijke maatregel (vaak een inbreukverbod) die wordt opgelegd zonder dat de inbreukmaker vooraf wordt gehoord. De gedachte achter dit instrument is op zich begrijpelijk: bij acuut dreigende, en onomkeerbare schade moet snel kunnen worden ingegrepen. Denk bijvoorbeeld aan een namaak drank die in de supermarkt ligt. Dan is er niet alleen sprake van merkinbreuk, maar ook een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. De merkhouder wil uiteraard dat die drank zo spoedig mogelijk wordt verwijderd voordat zijn merknaam wordt gelinkt aan de namaak drank.

De ex parte voorziening komt voort uit de Europese Handhavingsrichtlijn uit 2004 (“Richtlijn”). Artikel 9 lid 1 van deze Richtlijn benoemt het ex parte inbreukverbod, alsook de ex parte beslaglegging. Deze ex parte maatregelen zijn in Nederland geïmplementeerd in Titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, meer specifiek de artikelen 1019e Rv (inbreukverbod), 1019b en 1019c Rv (conservatoir beslag).

Teneinde een ex parte inbreukverbod in Nederland te krijgen, dient de merkhouder de spoedeisendheid en onherstelbare schade bij uitstel, goed te onderbouwen. Het betreft hier immers een maatregel die indruist tegen het fundamentele recht op een eerlijk proces, waarvan het beginsel van hoor en wederhoor een cruciaal onderdeel is. Hierdoor wordt een ex parte – door de Nederlandse rechter – doorgaans niet lichtzinnig toegewezen.

Hoe anders ligt dit kennelijk in Duitsland…

Daar lijkt de ex parte maatregel namelijk (structureel) te worden ingezet als een soort verdienmodel, in plaats van als nood-handhavingsmaatregel. Ik licht de situatie toe aan de hand van een praktijkcasus waarbij de merknamen gefingeerd zijn.

Wat speelde er in deze Duitse praktijkcasus?

Een Nederlandse modeonderneming (voor nu genaamd: “PI Boutique”) ontwerpt, produceert en verhandelt kleding onder de naam “PI”. PI Boutique heeft een tweetal fysieke winkels in het hart van Amsterdam en een online webwinkel en richt zich uitsluitend, althans primair, op de Nederlandse markt. PI Boutique brengt ieder seizoen onder meer truien uit met daarop een woord of tekst die ook de letters “PI” bevatten, zoals PICNIQUE, PIKET, PIJL, of PIT.

Op een dag ontvangt PI Boutique een Duitstalige sommatiebrief van een Duitse advocaat, optredend namens een Duitse modeonderneming die stelt houdster te zijn van het onder meer in Duitsland geregistreerde woordmerk PIT voor kleding. PI Boutique wordt gesommeerd om per direct het gebruik van de trui met daarop het woord ‘PIT’ te staken en de truien niet meer aan te bieden.

PI Boutique reageert bij monde van haar advocaat afwijzend op de vordering en stelt gemotiveerd dat er geen sprake is van inbreuk. Het betreft hier een gangbaar, weinig onderscheidend woord met een zwak distinctief vermogen, met een beperkte beschermingsomvang. Daarbij is het gebruik van het teken op de trui louter decoratief en als versiering; iets wat niet ongebruikelijk is in de modebranche. PI Boutique betwist dat verwarringsgevaar bij het publiek aanwezig is. De namen zijn weliswaar vergelijkbaar, maar de gebruikscontext maken dat merkrechtelijke verwarring feitelijk is uitgesloten. Het relevante publiek zal de aanduiding niet kwalificeren als merkgebruik.

Vervolgens eindigt de communicatie. Vier weken later ontvangt PI Boutique per aangetekende post een gerechtelijke beschikking met een verbod op verder gebruik van de aanduiding op de trui in Duitsland op straffe van dwangsommen. Tevens is PI Boutique veroordeeld in betaling van de proceskosten en vergoeding van geleden schade.

PI Boutique staat dan dus voor de keuze: het vonnis erkennen en betalen, óf in verzet gaan aantekenen en een inhoudelijke procedure voeren voor de Duitse rechter om de maatregel ongedaan te laten maken. Dat houdt echter ook in: een Duitse advocaat inschakelen, procederen in een vreemde taal onder Duits recht, met alle onzekerheid, doorlooptijd en kosten van dien.

Voor de meeste ondernemingen — zeker het midden- en kleinbedrijf (MKB) — is deze laatste optie in de praktijk geen reële keuze. De kosten en de onzekerheid wegen simpelweg niet op tegen het bedrag (doorgaans tussen € 3.000-5.000, gebaseerd op de meest gangbare Duitse proceskostenveroordelingen in 2026) dat wordt toegewezen. Betalen is dan puur economisch de meest rationele keuze, ook al is er gevoelsmatig sprake van een juridische misslag. Dat is ook precies de reden dat dit verdienmodel werkt.

Misbruik van de ex parte maatregel?

Het merkenrecht bestaat om herkomstverwarring bij consumenten te voorkomen. De beschreven praktijkcasus toont wat mij betreft de volgende kwetsbaarheden:

Allereerst, de ex parte maatregel is bedoeld voor uitzonderlijke en evidente IE-inbreuk situaties waarvan spoedeisendheid en onherstelbare schade kenmerkende elementen zijn. Wanneer een rechter dit instrument relatief laagdrempelig toepast in zaken waarbij van urgentie of onomkeerbare schade geen sprake is, wordt feitelijk een verdienmodel gecreëerd en in stand gehouden.

Ten tweede, de grensoverschrijdende drempel. Procederen in het buitenland is voor de meeste ondernemingen een kostbare aangelegenheid. Hierbij geldt bovendien dat het Duitse procesrecht duidelijk verschillen lijkt te vertonen met het Nederlandse procesrecht. Dat lijkt hier bewust te worden uitgebuit.

Internationale regels maken het in beginsel mogelijk om handhaving van intellectuele eigendomsrechten te zoeken in het land waar de inbreuk plaatsvindt of dreigt. Een bewuste keuze voor Duitsland — ook als de gedaagde partij geen economische aanwezigheid heeft aldaar — is aldus mogelijk. Veelal wordt dan ook nadrukkelijk een nationale, Duitse merkregistratie ingeroepen als grondslag voor de merkinbreuk.

In de derde plaats zou kunnen worden beargumenteerd dat het woord “PIT” een redelijk alledaags woord betreft, met een zwak onderscheidend vermogen, dat niet snel wordt opgevat als herkomstaanduiding. Als zodanig acht ik de registreerbaarheid van een dergelijk woord als merk op zijn minst discutabel. Datzelfde geldt naar mijn mening voor de beschermingsomvang; ook een geldige merkregistratie betekent niet automatisch dat elk gebruik van het woord PIT een inbreuk oplevert. Voor merkinbreuk is immers vereist dat er verwarringsgevaar bestaat bij het publiek: de consument moet kunnen denken dat de waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een daarmee verbonden onderneming. Dat is een reële toets, geen formaliteit.

Na de eerste afwijzende reactie op de sommatiebrief stapte de Duitse wederpartij direct – en met een eenzijdig verhaal – naar de rechter, in plaats van een ‘gebruikelijke’ onderhandeling te voeren. De Duitse partij ging niet naar de rechter voor een reguliere juridische procedure in Nederland, de vestigingsplaats van de gedaagde partij, PI Boutique, maar voor een ex parte maatregel in Duitsland. Het resultaat: een verbod op verkoop in Duitsland onder dwangsom en veroordeling in de proceskosten. Dat terwijl het belang nihil is, want PI Boutique richt zich helemaal niet op de Duitse markt. Dat is de economische logica achter dit model. Betalen is rationeler dan procederen, ook als je juridisch gelijk hebt. En dat weet de partij die dit initieert heel goed. Wat mij betreft wordt hierdoor misbruik gemaakt van procesrechtelijke instrumenten die zijn bedoeld om IE-rechthebbenden te beschermen, niet om in te zetten als verdienmodel ten koste van ondernemingen die volledig te goeder trouw en legitiem handelen.

Wat te doen wanneer je een Duitse sommatiebrief voor IE-inbreuk ontvangt?

Tip 1: Neem een sommatiebrief serieus. Wanneer je niet of te laat reageert, is de kans groot dat er vervolgstappen genomen worden met potentieel hogere kosten tot gevolg. Schakel met een in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde jurist of advocaat over een inhoudelijke reactie.

Tip 2: Beoordeel de merkinschrijving. Waar heeft de merkhouder geldige merkrechten? Hoe lang is het merk al ingeschreven? Hoewel een beschrijvend of generiek merk in beginsel nietig kan worden verklaard, genieten Duitse registraties van in beginsel ‘zwakke, beschrijvende en gangbare’ termen, naar het Duitse merkenrecht toch een relatief sterke beschermingsomvang wanneer deze al geruime tijd zijn geregistreerd.

Tip 3: Overleg je positie met een in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde jurist of advocaat. Recht hebben, is niet altijd recht krijgen. Dat voelt onrechtvaardig, en dat is het ook, maar sommige rechtssystemen werken nu eenmaal met een andere achtergrond of op basis van een andere uitgangspositie. De Duitse rechter beschermt in beginsel de merkhouder, terwijl mijn ervaring is dat de Nederlandse rechter bijvoorbeeld veel meer een redelijkheid- en billijkheidstoets toepast en ook kritischer is bij het toekennen van ex parte voorzieningen.

Tot slot

Het merkenrecht is een krachtig instrument. Maar kracht veronderstelt verantwoordelijkheid. De systematische inzet van ex parte procedures door houders van twijfelachtige merkinschrijvingen — niet om hun rechtmatige belangen te beschermen, maar om ondernemingen financieel onder druk te zetten — is een praktijk die haaks staat op de doelstellingen van het IE-recht.

Wij volgen deze ontwikkeling op de voet en adviseren ondernemingen die hiermee worden geconfronteerd graag over hun mogelijkheden.