Het gebruik van andermans merk en EAN codes op Bol.com – Inbreuk of niet?
Steeds vaker komen cliënten bij ons met de vraag hoe het zit met de juridische toelaatbaarheid van het kopiëren en (her)gebruiken van advertenties, EAN codes en merknamen via het Bol.com platform. Zo komt het voor dat een verkoper voor zijn product de EAN code van jouw product gebruikt zodat de door jou opgestelde advertentie voor dat product verschijnt in plaats van een ‘eigen’ door de concurrent zelf opgestelde advertentie. Vervolgens blijkt ook nog dat het door de andere verkoper aangeboden product niet identiek is aan jouw product, maar wel voor een veel lagere verkoopprijs wordt aangeboden. Dit kan tot gevolg hebben dat negatieve beoordelingen bij producten van inferieure kwaliteit geplaatst worden bij het verkeerde product – jouw product – dat juist wel van goede kwaliteit is.. Dat heeft dan weer effect op de ‘ranking’ en het imago van jou als oorspronkelijke EAN-houder, die daardoor een flinke hoeveelheid omzet kan mislopen.
Is deze handelwijze onrechtmatig? Kan er sprake zijn van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals merk- en auteursrechten? In deze blog gaan we hier nader op in.
Wat zijn EAN codes?
EAN staat voor European Article Numbering (EAN). Het is een uniek nummer waarmee verpakte producten van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het wordt met name gebruikt ten behoeve van kassa-afhandeling en voorraadadministratie. Ook wanneer je online, via webwinkels of platformen zoals Bol.com, producten wil aanbieden, is een EAN vereist. EAN-codes kunnen worden aangevraagd bij GS1, een onafhankelijke not-for-profit standaardisatieorganisatie.
Bol.com biedt verkopers de mogelijkheid om gebruik te maken van een reeds bestaande EAN code. Daarvoor geldt 1 voorwaarde: het onder dat EAN nummer aangeboden product moet identiek zijn. Vervolgens worden ook alle bijbehorende productkenmerken, productfoto’s en advertentieteksten integraal overgenomen. Gaat het niet om identieke producten, dan mag de EAN code van dat andere product niet worden gebruikt en moet de verkoper een nieuwe EAN code aanvragen. Een nieuwe EAN code is ook vereist wanneer productkenmerken zoals de merknaam of kleur van het product, worden gewijzigd.
Wat is het probleem met de EAN codes op Bol.com?
Wat momenteel veel gebeurt op het Bol.com platform, is dat verkopers vergelijkbare, maar in veel gevallen inferieure, producten onder elkaars EAN code aanbieden. Dit speelt in het bijzonder waar producten ‘white label’ zijn geïmporteerd uit landen als China. White label houdt in dat het product ‘merkloos’ wordt geproduceerd en door andere bedrijven onder een eigen merk- of productnaam kan worden verkocht aan de consument.
Het aanvragen van een nieuwe EAN code en het aanmaken van een nieuwe advertentie kost tijd en geld. Concurrerende verkopers proberen dan ook zoveel mogelijk te profiteren van reeds bestaande EAN codes zodat tijd en kosten worden bespaard. Wanneer het dan vervolgens gaat om niet-identieke producten, leidt dit tot onrechtmatigheid en, voor zover er tevens sprake is van een merkrecht, tot merkinbreuk.
De onrechtmatigheid van het gebruik van codes voor niet-identieke producten
Een EAN code heeft – net als een merk – het doel om de herkomst, kwaliteit en specifieke kenmerken van een product aan te duiden en daarmee te onderscheiden van andere producten. Wanneer diezelfde EAN code voor een ander, niet-identiek product wordt gebruikt, zal dit dus verwarring wekken omtrent de herkomst, de kwaliteit en de kenmerken van het product. Feitelijk wordt er ‘aangehaakt bij en meegelift op’ de kwaliteit en (wellicht) populariteit van het product onder de reeds bestaande EAN code.
Dit concludeerde ook de Rechtbank Gelderland in een procedure uit 2015. In deze zaak ging het om de online verkoop van wifi buitenantennes. De ene partij (X) constateerde dat een andere partij (Y) een vergelijkbaar product aanbood onder zijn EAN code en onder dezelfde advertentietekst en productnaam, en maakte daartegen bezwaar. Y verweerde zich door te stellen dat X geen geldige merkregistratie had en dat de producten weldegelijk identiek waren. De rechter oordeelde dat Y onrechtmatig had gehandeld door eenzelfde EAN code te gebruiken voor niet-identieke producten waardoor nodeloze verwarring bij het relevante publiek is gewekt.
Merkinbreuk bij het gebruik van dezelfde EAN code
In de procedure uit 2015 bij de Rechtbank Gelderland kon er geen beroep worden gedaan op merkrechten. In een meer recente zaak uit 2020 bij de Rechtbank Oost-Brabant, deed die situatie zich wel voor. In deze procedure ging het om kleding die via het Bol.com platform werd aangeboden door verkoper A. Initieel gebeurde dat onder een reeds bestaande merknaam en een specifieke EAN code, maar vervolgens besloot verkoper A een ‘eigen merk’ te registreren en is de kleding dus gaan ‘rebranden’. Toen concurrerend verkoper B onder dezelfde EAN code kleding ging verkopen, werd deze gesommeerd door verkoper A om die verkoop te staken wegens merkinbreuk ten aanzien van de nieuwe merknaam van A.
Ten onrechte, want verkoper A had nagelaten om een nieuwe EAN code aan te vragen na de rebranding. Zoals hiervoor ook al aangegeven, is een nieuwe EAN code vereist wanneer productkenmerken zoals de merknaam van het product wijzigen. Deze verplichting volgt ook uit de Bol.com voorwaarden, die hiermee de GS1 volgt. Als dat anders zou zijn, zou een concurrerend verkoper immers niet weten dat er mogelijk sprake is van enige merkinbreuk.
Tot dit voorlopige oordeel kwam ook de voorzieningenrechter in deze zaak. Ten aanzien van de merkinbreuk was in dit geval geen verwijt aan concurrerend verkoper B te maken nu de inbreuk was ontstaan doordat verkoper A het merk gekoppeld aan de EAN codes had aangepast zonder vervolgens de gebruikers van diezelfde EAN code (en bijbehorende advertenties) daarvan op de hoogte te stellen. Naast de wettelijke regels keek de rechter hier dus ook naar de regels van het platform.
De redenatie van de voorzieningenrechter kan ik tot op zekere hoogte wel volgen in deze omstandigheden. Ik meen evenwel dat er ook situaties denkbaar zijn waarbij het niet zwart/wit is of er al dan niet sprake is van merkinbreuk of onrechtmatig handelen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik een rechtsgeldig ingeschreven merknaam (óf handelsnaam) in een advertentietekst gebruik, maar vergeet deze naam bij het ‘merkenveld’ in te vullen, of deze naam niet op het product en/of de productverpakking heb afgebeeld? Kan ik dan geen beroep doen op merkinbreuk, simpelweg omdat ik niet voldoe aan de Bol.com voorwaarden?
Dat zou naar mijn mening te kort door de bocht zijn. In eerste instantie zou immers gekeken moeten worden naar het wettelijk kader. Vervolgens kunnen specifieke platformregels daar een aanvulling op zijn. Wanneer de wettelijke regels en de platform regels met elkaar in strijd zijn, dan zouden de wettelijke regels moeten prevaleren. Aangezien merkhouders in de Benelux-landen tevens bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun merknaam “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”, zou het gebruik van die merknaam in bijvoorbeeld een aanprijzende (advertentie)tekst naar mijn mening dus zeker een inbreuk kunnen opleveren. Hiertoe is wel vereist dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In het kader van de concurrentieverhouding lijkt me dit geen onmogelijke opgave.
De moraal van het verhaal: wees zorgvuldig!
Uit het voorgaande volgt dat online adverteren, bijvoorbeeld op platformen zoals Bol.com, zorgvuldigheid vereist. Nog even de 4 belangrijkste aandachtspunten op een rijtje:
- Heb je een geldig, geregistreerd merk en gebruik je dat voor het aanbieden van een product, zorg dan dat je bij het adverteren een daaraan gekoppelde EAN code hebt;
- Ga je een (‘white label’) product rebranden, vraag dan een nieuwe EAN code aan;
- Maak geen gebruik van andermans EAN code als het daaronder aangeboden product niet-identiek is;
- Indien gebruik wordt gemaakt van andermans EAN code via online platformen zoals Bol.com, controleer dan zekerheidshalve de advertentietekst om te voorkomen dat merk- of handelsnamen worden gebruikt.
Heeft u ook een juridische vraag over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, neem contact op met Chantal Bakermans van Penrose.
Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.
Anderen zochten ook naar:
